引言
一、 出资主体
（一） 考虑因素
（二） 解决方案
（三） 相关案例
二、 出资比例
三、 许可方式
（一） 考虑因素
（二） 解决方案
（三） 相关案例
四、 出资程序
（一） 内部决策
（二） 尽职调查
（三） 资产评估
（四） 合同设计
（五） 法律谈判
（六） 合同签署
（七） 合同备案
五、 出资责任
（一） 出资违约
（二） 出资不实
六、 税务安排
（一） 营业税
（二） 增值税
（三） 印花税
（四） 所得税
七、 股权退出
（一） 股权退出的方式安排
（二） 股权转让对专利权转移的影响
（三） 专利权转移对股权转让的影响
结语
引言
在大众创业、万众创新的大时代背景下，为促进科技成果转化，技术入股已成为国家和地方基于股权激励目的倡导的一项制度安排。
与此同时，伴随着税收优惠措施等政策的出台，科技型企业、高等院校、科研机构、技术人才、社会资本等各方市场主体亦给予技术入股高度关切。
在技术入股议题中，拟作为出资财产的技术，各方最为关切的，莫过于专利权。《专利法》第四次修改后，更是单列一章（送审稿第八章）“专利的实施和运用”以鼓励和规范专利运营活动。《公司法》第三次修改后，专利权出资在理论和实践上已无障碍，但与专利权出资不同，专利使用权出资在理论上一直存有争议，各地在实践中的做法亦不相同。
在现有和将来的实务中，在公司设立、公司增资的过程中亦可能涉及专利使用权出资的问题，在PE、M&A和IPO等投资、并购、上市交易的专利尽职调查中，因为涉及的环节和细节较多，专利使用权出资的合法性判断及风险甄别等系核查中容易忽略或不够深入的难点问题。在这样的背景下，讨论专利使用权出资的问题，既具有理论价值，亦具有实践意义。
本文基于《公司法》、《专利法》、《合同法》等单行法和税法等部门法，辅以相关裁判案例，从学理、立法及司法三个维度予以考察，分析学理上的回应，考察立法上的变迁，梳理司法实践中的相关观点，并结合上海、深圳和湖南等地的实践经验，遵循能否出资、如何出资、风险防范、交易成本、如何退出的分析框架，以专利使用权出资是否必然违反资本维持原则、以何种方式安排专利使用权出资、如何设计和安排专利许可合同条款等问题为分析对象，从出资主体、出资比例、许可方式、出资程序、出资责任、税务安排、股权退出等七个方面阐述专利使用权出资的理论和实践，并提出相应的实务操作建议。
一、出资主体
（一）考虑因素
1、是否享有许可专利的权利
鉴于系以专利使用权出资，投资人享有对专利使用权予以转让的权利（以下简称“许可专利的权利”）系应有之义。《专利法》第十二条规定，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”
另，在学理研究上，一般认为，《专利法》第十二条关于被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利的规定并非禁止性规定，即：经专利权人许可，被许可人可许可第三人实施专利；专利权人给予被许可人的在先许可，系基本许可；被许可人给予第三人的在后许可，系分许可。在专利权人给予被许可人分许可权的情形下，被许可人享有实施专利和许可专利的权利。在这个意义上，基于专利权人的基本许可，被许可人享有专利使用权；在专利权人给予被许可人分许可权的情形下，被许可人亦享有许可专利的权利。
2、许可专利的权利是否稳定
鉴于系以专利使用权出资，投资人享有的许可专利的权利应当稳定系应有之义。因许可专利的权利系专利权的固有权能，只要专利处于有效状态，专利权人便当然的享有稳定的许可专利的权利。但与专利权人不同，在专利权人给予被许可人分许可权的情形下，被许可人许可专利的权利来源于专利权人的许可，专利权人基于基本许可给予被许可人两项许可：实施专利的许可和（分）许可专利的许可；只有两个条件同时具备，被许可人才可能以其专利使用权出资；
若专利权人与被许可人就基本许可发生争议导致其中任何一项许可出现瑕疵，如：专利权人向被许可人收回实施专利的许可的，被许可人用以出资的专利使用权即丧失权利基础；专利权人向被许可人收回（分）许可专利的许可的，被许可人虽享有专利使用权但其给予目标公司的分许可亦丧失事实基础和法律依据。
事实上，因关于基本许可的争议是否发生系处于专利权人和/或被许可人人为因素的主观控制而导致被许可人享有的许可专利的权利并不稳定，该种不稳定与因可能被宣告无效而导致的专利权不稳定的情形具有本质区别，专利权被宣告无效更多的是基于客体不符合《专利法》规定的授权条件，系由客观因素而致。
在这个意义上，即使专利权人给予被许可人分许可权，鉴于分许可涉及专利权人、被许可人及目标公司共三方交易主体，鉴于专利权人和被许可人就基本许可发生争议的可能性考量，被许可人享有的许可专利的权利并不稳定，为确保交易安全并保障目标公司及其债权人的利益，在现行的法律环境下，建议对被许可人以其专利使用权出资予以限制。
（二）解决方案
基于前述分析，应由专利权人以其专利使用权予以出资，不论专利权人是否给予被许可人分许可的权利，被许可人均无权以其专利使用权予以出资。即：出资主体限于专利权人，专利权人以其专利使用权予以出资。
（三）相关案例
1、湖南：限于专利权人以其专利使用权出资
2014年12月9日，湖南省科学技术厅、湖南省工商行政管理局和湖南省知识产权局联合发布《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定(试行)》（以下简称“《规定》”）。《规定》第二条规定，“在登记注册公司时允许专利权人用专利使用权作价出资，入股比例不受限制，促进财产性权利转化为资本。”基于该规定，湖南明确专利使用权的出资主体限于专利权人。
2、上海：限于专利权人以其专利使用权出资
2011年2月16日，上海市工商行政管理局发布《市工商局关于积极支持企业创新驱动、转型发展的若干意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》第二条规定，“鼓励公司股权出资、债权转股权，盘活公司资产，促进公司财产性权利转化为资本。扩大知识产权出资范围，开展专利使用权、域名权等新类型知识产权出资试点工作。允许企业适当延长出资期限。允许公司增加注册资本时，货币出资比例以全部注册资本额为基准计算。”《意见》第二条虽未明确规定以专利使用权出资的主体限于专利权人，但据笔者了解，在工商登记实践中，工商行政管理部门目前仅接受专利权人以其专利使用权出资。
二、出资比例
第四次修改后的《公司法》第二十七条删除了“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十”的规定，取消了非货币财产出资比例以百分之七十(70%)为上限的规定。换言之，非货币财产出资比例可超过百分之七十(70%)；从理论上而言，甚至可以达到百分之一百(100%)。虽然实践中，投资人不可能全以非货币财产予以出资，在“双创”的政策背景下，该规定对于提高投资人以专利使用权等非货币财产予以出资的积极性具有重要的现实意义。
三、许可方式
（一）考虑因素
《公司法》第二十八条第一款规定，“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”基于该规定，专利权人需向目标公司转让拟用于出资的专利使用权。
根据《专利法》第十二条的规定，专利许可的本质系专利权人向被许可人让渡专利使用权，被许可人向专利权人支付专利许可使用费。在这个意义上，专利权人系向被许可人转让专利使用权。
另，《合同法》第三百四十二条第一款规定，“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。”《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“《技术合同司法解释》”）第二十二条第一款规定，“合同法第三百四十二条规定的‘技术转让合同’，是指合法拥有技术的权利人，包括其他有权对外转让技术的人，将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人，或者许可他人实施、使用所订立的合同。但就尚待研究开发的技术成果或者不涉及专利、专利申请或者技术秘密的知识、技术、经验和信息所订立的合同除外。”基于《合同法》的角度，专利许可的本质亦系专利权人向被许可人转让专利使用权。
《技术合同司法解释》第二十五条第一款规定，“专利实施许可包括以下方式：
（一）独占实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，让与人依约定不得实施该专利；
（二）排他实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，但让与人依约定可以自行实施该专利；
（三）普通实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。”
基于该规定，专利许可包括独占许可、排他许可和普通许可三种方式。关于专利权人应以何种方式安排专利许可，以向目标公司转让专利使用权，笔者认为，主要考虑如下同业竞争、竞业限制和竞业禁止等几个因素。
（二）解决方案
基于股东的角度，若以排他许可的方式予以安排出资，则作为专利权人，股东与目标公司存在同业竞争；若以普通许可的方式予以安排出资，则作为专利权人，股东与目标公司存在当然的同业竞争，且其他被许可人因可使用予以出资的专利，则达不到以使用权出资的商业目的，于目标公司不利。
以深圳为例，1998年9月14日，深圳市人民政府发布《深圳经济特区技术成果入股管理办法》（以下简称“《办法》”）。《办法》第二十九条第二款规定，“各出资方应当约定在公司存续期间，未经公司同意，技术出资方不得在生产同类产品且与公司有竞争关系的其他企业中担任技术开发、技术管理或技术服务等职务，或者在自己的企业中生产有竞争关系的同类产品。”
基于董事和高管的角度，特别的，若股东同时担任董事或高管，则若以排他许可或普通许可的方式予以安排出资，则作为股东的董事或高管与目标公司之间存在竞业禁止。
基于普通劳动者的角度，若作为股东的董事或高管离职的，则若以排他许可或普通许可的方式予以安排出资，则作为股东的董事或高管与目标公司之间存在竞业限制。
在上述三种情形下，若以排他许可或普通许可的方式予以安排出资，则作为专利权人的股东可能违反关于同业竞争、竞业禁止及竞业限制的规定而损害目标公司的利益。在这个意义上，若以独占许可的方式予以安排出资，则因仅有目标公司有权使用以使用权出资的专利，包括专利权人在内的任何主体均无权使用该以使用权予以出资的专利，可解决前述问题。
（三）相关案例
以湖南为例，《规定》第三条规定，“用专利使用权作价出资登记注册公司应该具备以下条件：
（一）对用于出资的专利使用权由有资质的专业评估机构进行评估作价，并不得高估或者低估作价；
（二）专利许可方式为在中国境内独占许可，即双方应签订独占专利实施许可合同，包括专利权人在内的任何第三方都不得具有对该项专利技术的使用权；
（三）以专利使用权出资方具有持续获取与所在公司业务发展相关专利的能力；
（四）符合登记注册公司相关规定。”基于该规定，湖南明确专利权人应以独占许可的方式向目标公司转让专利使用权。
四、出资程序
（一）内部决策
若专利人系法人的，因以专利使用权对目标公司予以出资系对外投资，可能需要根据《公司章程》的规定经股东会决议；若专利人系合伙企业的，因以专利使用权对目标公司予以出资系对外投资，可能需要根据《有限合伙协议》的规定经合伙人决议。
另，若专利人以专利使用权对目标公司予以出资系后续增资行为，则目标公司需根据《公司法》第四十三条第二款及《公司章程》的规定经股东会决议。
版权所有：亿朋投资 京ICP备14032550号-1
